Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа исполнительной власти, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.

Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
8 (499) 938-58-61 (Москва и МО)
8 (812) 213-20-63 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 505-76-29 (Регионы РФ)

6. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Комментарий к Ст. 1386 ГК РФ

1. Вторым и заключительным этапом экспертизы заявок на изобретение является экспертиза заявок на изобретение по существу, которая проводится при условии положительного завершения формальной экспертизы и при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. Такое ходатайство может быть подано заявителем при подаче заявки на изобретение, а также заявителем или третьим лицом в течение трех лет со дня подачи заявки на изобретение. Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

При подаче третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент уведомляет об этом заявителя.

Трехлетний срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен Роспатентом, но не более чем на два месяца. Заявитель должен до истечения трехлетнего срока подать соответствующее ходатайство и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Право подать такое ходатайство имеет только заявитель, но не третьи лица.

Если ни заявитель, ни третьи лица не подали ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет содержание экспертизы заявки на изобретение по существу. При проведении экспертизы заявки на изобретение по существу проводятся следующие мероприятия:

— информационный поиск;

— проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

2.1. Целью информационного поиска является определение уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.

Информационный поиск может быть проведен по неотозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом.

Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

Если заявленное предложение относится к объектам, исключенным из патентной охраны, информационный поиск в отношении его не проводится, о чем заявитель или третье лицо уведомляются.

К объектам, исключенным из патентной охраны, относятся:

— предложения, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали);

— предложения, которые не являются изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ (открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации);

— предложения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ (сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологии интегральных микросхем).

В отношении вышеперечисленных объектов информационный поиск не проводится.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Для характеристики области информационного поиска (совокупности разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик Международной патентной классификации.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличающие его от наиболее близкого аналога.

В объем информационного поиска могут включаться следующие документы с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:

— официальные бюллетени Роспатента, а также бывшего патентного ведомства СССР;

— описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;

— описания к евразийским патентам;

— заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;

— опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

— патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

— издания непатентной литературы по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

В отчете об информационном поиске указываются:

— номер заявки, по которой проведен информационный поиск;

— дата подачи заявки в Роспатент;

— индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;

— название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;

— индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;

— приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, к которым относится ссылка. При необходимости различные релевантные части документа могут быть отнесены к различным пунктам формулы;

— категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы;

— дата завершения информационного поиска.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается Минобрнауки России.

2.2. Условиями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

2.2.1. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, они не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

2.2.2. Проверка изобретательского уровня может быть выполнена посредством следующих действий:

— определение наиболее близкого аналога;

— выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

— выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

— анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

2.2.3. Проверка промышленной применимости также имеет свои особенности. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, — то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержавшихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

3. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает обязанность Роспатента направлять заявителю отчет об информационном поиске по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу, если заявитель подал ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу при подаче заявки и по такой заявке не испрашивается приоритет более ранней даты, чем дата подачи заявки.

Шестимесячный срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен Роспатентом, если:

— выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента;

— заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

4. В п. 4 комментируемой статьи содержится положение, в соответствии с которым ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска вправе заявитель и третьи лица.

Несмотря на то что комментируемая статья регламентирует проведение экспертизы заявки на изобретение по существу, п. 4 этой статьи предполагает возможность направления ходатайства о проведении информационного поиска за рамками экспертизы по существу. Данное правило позволяет заявителю или третьим лицам заранее, до направления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, получить представление об уровне техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.

По завершении информационного поиска по ходатайству заявителя отчет о нем направляется заявителю.

По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о заявке или сведений о выдаче патента, в зависимости от того, какое из указанных действий будет выполнено ранее. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и представления сведений о его результатах устанавливаются Минобрнауки России.

5. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.

Срок представления запрашиваемых дополнительных материалов, не изменяющих сущность заявленного изобретения, составляет два месяца со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке. Копии материалов, противопоставленных заявке, заявитель должен запросить в течение месяца со дня получения им запроса.

Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу:

— выяснение вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;

— уточнение формулы изобретения по результатам ее проверки;

— решение вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения;

— уточнение формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;

— решение вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Роспатент может удовлетворить ходатайство заявителя и продлить срок представления запрашиваемых материалов, но не более чем на 10 месяцев.