Решение № А76-18877/18 от 13.06.2019 АС Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Челябинск

20 июня 2019 г.                                                                 Дело № А76-18877/2018

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 20 июня 2019 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области А.Г. Гусев, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.В. Малыхиной, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя Бычковой Ангелины Викторовны, ОГРНИП 318583500000319, г. Пенза,

к индивидуальному предпринимателю Анкушеву Андрею Николаевичу, ОГРНИП 315745600028637, г. Магнитогорск,

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки,

при участии в судебном заседании:

от истца: представителя Михайлова А.В., по доверенности от 04.12.2017, паспорт,

от ответчика: представителя Капустина А.В., доверенность от 25.07.2018, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бычкова Ангелина Викторовна (далее истец – ИП Бычкова А.В.) обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Анкушеву Андрею Николаевичу (далее ответчик – ИП Анкушев А.Н.) о признании договора лицензии исключительных прав №4-04/17-И от 19.04.2017 недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания суммы в размере 250 000 руб., уплаченной по договору лицензии исключительных прав № 4-04/17-И от 19.04.2017 в качестве паушального платежа (с учетом уточнений от 03.12.2018).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что между ним и ответчиком был заключен договор лицензии исключительных прав №4-04/17-И от 19.04.2017, согласно которому истцу за вознаграждение было предоставлено право использовать в предпринимательской деятельности зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily№2016718050(W16006355) ФСПИС РОСПАТЕНТ, коммерческую информацию Школы хоккейного мастерства Hockeyfamily согласно перечню в приложении № 1 к договору, которые находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.rugoogledisk. После заключения договора истцу стало известно, что товарный знак Hockeyfamily№2016718050(W16006355) не зарегистрирован в установленном законом порядке. Кроме этого истец указывает, что ответчик не передал ему коммерческую информацию, указанную в приложении № 1 к договору, а именно: не представил пароль для доступа к корпоративному аккаунту pnz@hockeyfamily.rugoogledisk.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на исковое заявление (т. 1, л.д. 55-57), исковые требования не признает. В качестве доводов заявлено, что между сторонами подписан еще один договор лицензии исключительных прав № 4-04/17-И от 19.04.2017, который изначально был заключен между сторонами путем обмена электронными письмами, предметом которого является логотип. В последующем между сторонами заключен договор № 4-04/17-И от 19.04.2017, предметом которого является зарегистрированный товарный знак. По мнению ответчика, новый договор не порождал новых обязательств для сторон, а лишь уточнял правоотношения сторон, возникшие в связи с заключением договора, предметом которого является логотип. Также ответчиком заявлено, что вся информация, составляющая коммерческую тайну по спорному договору была передана в адрес истца, который в свою очередь пользовался ей, что подтверждается скриншотами в которых усматривается, что истец пользовался аккаунтом pnz@hockeyfamily.ru.

Заслушав доводы истца, возражения ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ответчиком (правообладатель) и истцом (пользователь) заключен договор лицензии исключительных прав № 4-04/17-И от 19.04.2017 (далее – договор, т. 1, л.д. 14-16), согласно п. 1.1 которого, правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности пользователя следующие результаты интеллектуальной деятельности:

1.1.1 Зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily№2016718050(W16006355) ФСПИС РОСПАТЕНТ.

1.1.2 На охраняемую коммерческую информацию Школы хоккейного мастерства Hockeyfamily.

Согласно п. 1.2 договора, коммерческая информация состоит из «НОУ-ХАУ» и определена в приложении № 1 к договору.

В соответствии с п. 3.1.1 договора, правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию, представленную в приложении № 1 к договору и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Согласно п. 4.1 договора, вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав устанавливается сторонами и регламентированы в приложении № 1 к договору.

В соответствии с п. 4.1.2 договора, размер паушального платежа составляет 250 000 руб.

Сторонами в п. 4.1.3 согласовано, что размер роялти платежа составляет 11 000 руб., оплата начинается с 3 (третьего) месяца фактического начала работы филиала.

Приложением № 1 к договору (т. 1, л.д. 17) установлено, что все приложения к договору находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.rugoogledisk.

Во исполнение принятых по договору обязательств истцом в адрес ответчика перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., что подтверждается квитанцией от 06.06.2017 (т. 1, л.д. 18).

В дальнейшем истцом было установлено, что товарный знак Hockeyfamily№2016718050(W16006355) не зарегистрирован, в связи с тем, что ответчиком не была оплачена государственная пошлина. В качестве подтверждения данного факта истцом в материалы дела представлен скриншот с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2017 (т. 1, л.д. 19).

Указанный факт послужил основанием для обращения истца в арбитражный суд за защитой своих прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Положениями ст. 1480 ГК РФ, установлено, что государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1503 ГК РФ, на основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

Согласно п. 2 ст. 1503 ГК РФ, если заявителем не уплачена в установленном порядке пошлина, указанная в пункте 1 настоящей статьи, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из материалов дела следует, что ответчиком 23.05.2016 подана заявка на государственную регистрацию товарного знака №2016718050 (т. 1, л.д. 67).

24 марта 2017 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности вынесено решение о государственной регистрации товарного знака № №2016718050 (т. 1, л.д. 68) и было разъяснено, что для регистрации товарного знака в установленном порядке, необходимо в течение 4 месяцев с даты направления соответствующего решения уплатить пошлину.

Между тем, материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что по состоянию на 28.11.2017 товарный знак №2016718050 в установленном законом порядке не был зарегистрирован, так как согласно данным с официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности ответчиком не была оплачена пошлина за регистрацию товарного знака.

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным названным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Статьей 168 ГК РФ установлено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 431.1 ГК РФ сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 173, 178 и 179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны.

Согласно п. 2 ст. 179 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

В соответствии с абзацем 3 п. 99 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман.

В пункте 1.1.1 договора указано, что передаче подлежит зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355), следовательно суд приходит к выводу, что указание в предмете договора факта, что передаче подлежит именно зарегистрированный товарный знак является существенным при заключении договора.

Ответчик как лицо, которое подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака знал о том, что на момент подписания договора процедура регистрации товарного знака не была завершена, так как для ее завершения требуется оплата пошлины, а соответственно имел умысел на заключение договора.

Доказательств государственной регистрации товарного знака ответчиком в материалы дела не представлено.

Следовательно, по спорному договору передано несуществующее право, в том числе на товарный знак, право пользования которым, является предметом спорного договора.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что пункт 1.1.1 договора является недействительным.

Суд также считает необходимым отметить, что согласно представленному в материалы дела скриншоту, договор, предметом которого является произведение искусства – логотип (далее – договор № 2) для подписания был направлен 24.04.2017 (т. 2, л.д. 124). Договор предметом которого является зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355) (далее – договор № 1) согласно пояснениям сторон был подписан сторонами при встрече, непосредственно в г. Пенза – 30.05.2017.

В соответствии с п. 1 ст. 414 ГК РФ, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений.

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, существовавшего между сторонами ранее, другим обязательством с одновременным прекращением первоначального обязательства. Новация происходит только тогда, когда действия сторон направлены к тому, чтобы обязательство было новировано. Намерение же произвести новацию не предполагается. Если стороны намерены совершить новацию, то они должны это определенно выразить.

Истцом заявлен довод, что договор № 2 считается незаключенным, так как в договоре не предусмотрено наличие возможности подписания договора в электронном виде, скан-копиями.

Между тем, в приложении № 9 к договору № 2 (т. 1, л.д. 76 оборот), указано, что истцом вносится 10% паушального взноса на момент подписания договора скан-копиями до 25.04.2017, оставшиеся 90% в течении 3 дней с момента передачи всех прав которые предусмотрены договором, следовательно вышеуказанный довод истца подлежит отклонению.

Приложение № 9 к договору № 2 подписано со стороны истца.

Ходатайства о фальсификации договора № 2 либо приложения № 9 истцом также не заявлено.

Суд, проанализировав представленные в материалы дела доказательства считает договор № 2 заключенным, а следовательно заключение договора 24.04.2017 путем его направления в электронной форме, а затем подписание 30.05.2017 идентичного за исключением предмета договора, договора № 1 является новацией.

Соответственно действующим в настоящий момент является подписанный между сторонами 30.05.2017 договор.

Между тем, суд считает требования истца в остальной части не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно ст. 1027 ГК РФ, по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

В соответствии со ст. 1031 ГК РФ правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Согласно п. 1.2 спорного договора, коммерческая информация состоит из «НОУ-ХАУ» и определена в приложении № 1 к договору.

Приложением № 1 к спорному договору установлено, что все приложения к договору находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.rugoogledisk.

1. Маркетинговый план

2. Брендбук

3. План развития

4. Юридически правовые документы

5. Программное обеспечение

6. Обучение сотрудников

7. Роялти

8. Паушальный взнос

Факт получения истцом доступа к аккаунту pnz@hockeyfamily.ru, подтверждается скриншотами (т. 2, л.д. 13-14), из которых усматривается, что истцом через аккаунт pnz@hockeyfamily.ruпредоставлялось разрешение на редактирование документа: костюмы.docx.

Ответчиком в материалы дела представлено руководство по использованию элементов фирменного стиля (брендбук) (т. 2, л.д. 35-53), в котором установлены правила использования логотипа, фирменных цветов и шрифтов.

Материалы дела содержат фотографии (т. 3, л.д. 23) подтверждающие использование истцом фирменного стиля HockeyFamily при осуществлении деятельности, в связи с чем суд делает вывод, что без получения доступа к аккаунту, истец не мог получить коммерческую информацию о фирменном стиле ответчика и соответственно использовать его при осуществлении деятельности.

Также факт использования истцом коммерческой информации подтверждается:

-указанием на объявлениях о наборе в школу хоккейного мастерства и проведения тренировок в социальной сети «Вконтакте» номера мобильного телефона (т. 2, л.д. 15-33), который согласно ответу ПАО «Вымпелком» принадлежит истцу (т. 3, л.д. 67).

-оплатой истцом аренды услуги по предоставлению ледовой арены, где в назначении платежа указано «школа Хоккей Фемели» (т. 3, л.д. 68-71).

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу, что истец получив доступ к аккаунту pnz@hockeyfamily.ruна протяжении определенного периода времени пользовался предоставленной коммерческой информацией для осуществления деятельности по организации работы хоккейной школы, использовав при этом логотип, фирменные цвета и т.д., а следовательно получал выгоду от использования информации.

Спорный договор по своей конструкции является сложным и его предмет в данном случае состоит из двух частей: это передача зарегистрированного товарного знака и коммерческой информации.

С учетом того, что истцом не было получено право на зарегистрированный товарный знак, суд ранее пришел к выводу о том, что
п. 1.1.1 договора № 1 подлежит признанию недействительным, однако признаков того что истец не получил коммерческую информацию по договору № 1, а следовательно не мог ее использовать при организации работы хоккейной школы материалами дела не подтверждено.

С учетом вышеизложенного суд считает что требования истца в остальной части не подлежат удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 180 ГК РФ, недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Как следует из вышеуказанного, договор исполнялся сторонами в остальной части, что свидетельствует о возможности его исполнения и без п. 1.1.1 договора.

Довод истца о недоказанности ответчиком обстоятельств введения режима коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) судом отклоняется, как противоречащий ч. 1 ст. 1465 ГК РФ и материалам дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Суд считает необходимым отметить, что ссылка истца на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ N №, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» несостоятельна, так как указанный документ утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно п. 144 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ (в редакции Федерального закона N 35-ФЗ) с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным.

Таким образом, введение режима коммерческой тайны не является обязательным для сохранения конфиденциальности сведений с 01.10.2014.

Принятие ответчиком мер для соблюдения конфиденциальности информации подтверждается фактом ограничения доступа к аккаунту pnz@hockeyfamily.ru,так как для его получения является обязательным наличие пароля. Без указанного пароля невозможно получить доступ к аккаунту.

Также в п. 3.2.4 оспариваемого договора установлена обязанность пользователя не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию.

Что касается требования истца о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания суммы паушального платежа в размере 250000 руб. суд считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с п. 4.1.2 договора, размер паушального платежа составляет 250 000 руб.

Паушальный платеж — определенная твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицензионного вознаграждения, устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата на основе использования лицензии.

Материалами дела подтверждено, что истцом в адрес ответчика перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., что подтверждается квитанцией от 06.06.2017, которые являются паушальным платежом.

Как было установлено судом ранее, материалы дела содержат доказательства использования истцом коммерческой информации при осуществлении деятельности по работе хоккейной школы. Указаний в договоре № 1 на то, что указанный паушальный платеж является платежом только за использование зарегистрированного товарного знака не имеется.

Следовательно, паушальный платеж по договору был уплачен в том числе за пользование коммерческой информацией, в связи с чем возвращению истцу не подлежит.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

Истцом при обращении в суд с иском была оплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., что соответствует заявленным требованиям.

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

В связи с тем, что исковые требования о признании договора недействительным были удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, ст. 176 АПК РФ, Арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Признать недействительным пункт 1.1.1. договора лицензии исключительных прав №4-04/17-И от 19.04.2017.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Анкушева Андрея Николаевича в пользу индивидуального предпринимателя Бычковой Ангелины Викторовны расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                         А.Г. Гусев

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.